Le géant du marché en ligne eBay veut aussi être le leader sur le marché mobile qui croît de façon exponentielle. Pour cela, il a acheté Rumgr en 2014, une compagnie sur le marché depuis 3 ans pour faciliter la mise en contact entre vendeurs et acheteurs locaux. Le nom a été changé pour Close5, et la demande pour enregistrer la marque de commerce a été déposée aux États Unis en septembre de la même année. Néanmoins, cette année, la compagnie eBay est poursuite en cour Américaine par Third Stone, la propriétaire de  l‘App mobile rivale appelée 5miles. Third Stone poursuit donc eBay pour violation de marque et demande que Close5 arrête d’utiliser leur nom et leur logo.

Un des arguments de la compagnie demanderesse est la confusion créée chez le consommateur dû au nom et au logo qui sont très similaire aux siens. Third Stone assure que sa marque 5miles est fortement affectée. Le gérant Rick Cantú, affirme que Close5 dilue leur inversion de 30 million USD destinée à des efforts de marketing en raison que le slogan « Everything within 5 miles » a été usurpé et est utilisé aussi par Close5. Un des documents déposés au tribunal, stipule que 5miles a fait le dépôt de la demande d’enregistrement de marque auprès du «Trademark Office » aux États Unis en mai 2014. Si cette information est correcte, la demande d’enregistrement de 5miles a une différence avantageuse de quatre mois sur Close5.

Après que la longue bataille se soit terminée, sera-t-il possible pour les deux compagnies de continuer à utiliser le chiffre ‘5’ dans leur nom ou eBay devra-t-elle enlever le ‘5’ de sa marque de commerce? Les résultats des tribunaux sont souvent imprévisibles. Toutefois, si l’affaire aurait été présenté devant un tribunal Canadien, le juge aurait certains aspects, intentions et effets à considérer avant de prendre une décision et déterminer s’il y a eu de la concurrence déloyale ou pas.

Premièrement on doit savoir qu’une marque de commerce est un droit intellectuel et il est territorialisé dans le pays où la demande d’enregistrement a été faite. La décision aurait donc effet seulement dans la juridiction pertinente. La loi applicable au Canada est la  Loi sur les marques de commerce (LMC).

L’article 2 de la LMC définisse les marques de commerce enregistrables comme suive:

« « marque de commerce » Selon le cas : a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes; »

De plus le même article reconnait que les chiffres et les lettres peuvent être considérés comme un signe distinctif, alors le « 5’ »pourrait être un élément distinctif du service offert par la marque 5miles. Tel est le cas pour les marques d’Apple : iPhone, iPad, iTunes dont le  » i « est un signe distinctif.

Selon l’article 7(b) de la même loi, dans la partie Concurrence déloyale et marques interdites, nul ne peut créer de la confusion ou

«b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;»

Alors, est-ce que le nom Close accompagné du « 5″ à la fin crée de la confusion chez les consommateurs? Autrement dit, au moment où les consommateurs de 5miles voient la marque Close5, pensent-ils qu’il s’agit du service 5miles et non de l’un de ses concurrents? Est-ce qu’il y a eu une intention de la part de Close5 de créer une confusion sur le marché? Il serait possible d’argumenter que 5miles est l’équivalent de Close5 au sens de la proximité, et que l’un est un synonyme de l’autre… La décision de nommer le service Close5 était-elle basée sur le nom 5miles? sont là toutes des questions à se poser.

Plus spécifiquement, la compagnie demanderesse doit réussir à prouver les trois critères suivants pour obtenir un jugement de tort (‘‘passing off’’ en anglais):

Premièrement, l’existence d’un achalandage vers le site de la compagnie plaignante (5miles), deuxièmement, la déception du public due à la représentation trompeuse de la compagnie poursuivie (Close5), troisièmement, les dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

À fin d’analyse, comparons un peu les deux marques  :

Sur Facebook la photo de profil ne comporte pas le nom complète des marques mais seulement le ‘5’ :

pour 5miles                            pour Close5

Sur YouTube, les publicités commerciales n’utilisent pas le même slogan tel que 5miles a dit. Ni une ni l’autre utilisent «Everything within 5 miles», du moins dans leurs annonces au Canada :

Sur Google search il n’y a pas encore des annonces payés, mais dans les résultats de recherche les deux compagnies utilisent les mots ‘‘Buy’’, ‘‘Sell’’, ‘‘Local’’. Selon notre opinion, c’est trois mots ne sont pas un slogan, mais plutôt une description du service :

Si nous nous basons sur ces trois aspects, il serait difficile d’affirmer une grande confusion à propos de la marque chez le consommateur, surtout dans les perspectives que les publicités sont complètement différents, alors que les vidéos sont un des éléments qui restent le plus dans la mémoire des gens et forment ainsi la perception du consommateur.Toutefois, c’est l’opinion du juge qui sera la plus important.  C’est une affaire certainement à suivre !