Dans le cadre du Regroupement des Praticiens du droit des Marques de commerce était tenue ce mercredi 30 avril 2014 à Montréal une conférence intitulée «Les marques de commerce face à l’expansion de l’espace de noms de domaine ». L’occasion de passer en revue quelques récentes décisions d’intérêt en matière de noms de domaine.

L’occasion aussi pour l’auteur de ce billet de revenir sur l’une d’elle, à savoir Guitar Center Inc. v. Robert Piperni, CIRA Decision No. 0254, rendue le 27 mars 2014 en vertu de la Politique de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (PRD) en matière de règlement des différents relatifs aux noms de domaine.

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI ou CIRA en anglais, pour Canadian Internet Registration Authority)  est l’organisme qui gère l’espace des noms de domaine .CA. Ce mécanisme de règlement des différents de l’ACEI est une  solution à laquelle il est possible de recourir pour se prévaloir d’un arbitrage à l’amiable rapide à frais relativement modiques dans les cas évidents d’enregistrement de mauvaise foi d’un nom de domaine .CA. L’instance ayant menée à la décision Guitar Center a été introduite par une plainte déposée par Guitar  Center, lnc., détaillant d’instruments de musique mondialement connu basé en Californie, faisant suite à l’enregistrement par un compétiteur canadien, Robert Piperni, des noms de domaine « guitarcenter.ca » et  « laguitarcenter.ca », respectivement en 2002 et 2006.

L’enregistrement de noms de domaine .CA étant réservé aux personnes ayant un certain lien avec le Canada (exigences en matière de présence au Canada) comme c’est le cas pour une société constituée en personne morale ou étant titulaire d’une marque de commerce enregistrée au Canada,  la situation donne une longueur d’avance aux cybersquatters désireux d’enregistrer des noms de domaine au détriment des personnes ne justifiant pas des qualités énoncées ci-avant, malgré leur intérêt évident dans ces noms de domaine. En sa qualité d’entité américaine n’ayant pas encore développé ni introduit ses services sur le marché canadien et n’étant pas plus titulaire d’une marque y étant enregistrée lorsque les noms de domaine  « guitarcenter.ca » et  « laguitarcenter.ca » ont été enregistrés, Guitar  Center, lnc. a donc assisté impuissante à leur obtention par un compétiteur.

Guitar Center, lnc. ayant toujours vendu des instruments de musique sous la marque GUITAR CENTER et jouissant d’une réputation bien établie à cet égard, a déposé une plainte le 7 février 2014, alléguant la mauvaise foi, ses droits antérieurs dans la marque au Canada, et requérant que les noms de domaine en question lui soient transférés.

En vertu des dispositions de la PRD (article 4.1), il est établit que le plaignant doit pour obtenir gain de cause :

prouver selon la prépondérance des probabilités que le nom de domaine .ca du titulaire est  semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l’égard de laquelle il avait des droits avant la date d’enregistrement du nom de domaine; et
prouver selon la prépondérance des probabilités que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi; et
fournir des éléments de preuve selon lesquels le titulaire n’a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine.

Sur la question de la mauvaise foi, le comité a conclu que l’enregistrement des noms de domaine a été obtenu de mauvaise foi par Robert Piperni au sens des articles 3.5 b) et c) de la PRD, en ce qu’il a été fait afin d’empêcher le plaignant d’enregistrer la marque comme nom de domaine, ainsi que principalement pour nuire à l’entreprise du plaignant dont il est un concurrent.

Là où la décision comporte un intérêt tout particulier est dans l’interprétation large donnée à la notion de « droits » antérieurs dans la marque. Guitar Center, lnc. n’a obtenu l’enregistrement de sa marque GUITAR CENTER auprès de l’Office Canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) qu’en 2012, date à laquelle il en a déclaré l’usage au Canada. Bien que l’enregistrement de la marque au Canada soit très largement postérieur à la date d’enregistrement des noms de domaine, il a toutefois été décidé que GUITAR CENTER est une marque à l’égard de laquelle Guitar Center, lnc. avait des « droits » antérieurement à la date d’enregistrement des noms de domaine en litige.

Au soutien de sa décision, le comité a entre autres pris en considération les droits pouvant naître du site internet du plaignant http://www.guitarcenter.com/ auquel les consommateurs canadiens pouvaient accéder à partir du Canada et bénéficier des services proposés antérieurement à l’enregistrement des noms de domaine en litige, et ce même en l’absence d’établissement physique au Canada. Le comité a jugé qu’en de telles circonstances, l’utilisation de la marque GUITAR CENTER au Canada pouvait être établie, conférant par la même au plaignant des « droits » antérieurs dans sa marque. Le comité a donc décidé en faveur du plaignant Guitar Center, lnc. en  ordonnant que lui soient transférés les noms de domaine « guitarcenter.ca » et  « laguitarcenter.ca ».

En enregistrant de mauvaise foi des noms de domaine dans le but de nuire à son concurrent Guitar  Center, lnc., Robert Piperni s’est vu rattrapé par la réalité du monde en ligne dont il a voulu lui-même exploiter une faille.

Pour la morale de l’histoire… l’auteur vous réfère au titre du présent billet.